搶注他人在先商號行為的要件適用

搶注他人在先商號行為的要件適用

——廣州海吶百村飲食管理服務有限公司訴中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會商標權無效宣告請求行政糾紛案

【審判信息】

第三人李健強稱其“大塘燒臘”、“大塘燒鵝”品牌餐飲服務已長時間使用，在廣州地區(qū)具有一定知名度和影響力。訴爭商標與李健強的在先商標近似，且二者為同一地區(qū)的同業(yè)經營者，原告海吶公司受讓該訴爭商標的行為具有明顯惡意，故第三人李健強請求撤銷訴爭商標的注冊。

原告：廣州海吶百村飲食管理服務有限公司
被告：中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會
第三人：李健強

案件來源：北京知識產權法院（2016）京73行初2175號

【裁判要旨】：
1、在商標無效宣告行政糾紛中，認定訴爭商標的注冊損害他人在先商號權的構成要件包括：（1）無效宣告請求人商號的登記、使用時間應早于訴爭商標的申請注冊時間；（2）訴爭商標的文字與在先商號相同或者近似；（3）訴爭商標申請人知曉無效宣告請求人的在先商號；（4）訴爭商標的注冊可能造成相關消費者的混淆或誤認。

2、“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”的構成要件包括：（1）在先商標已經使用并有一定影響；（2）訴爭商標與在先商標相同或近似；（3）訴爭商標核定使用的商品與在先商標所使用的商品相同或類似，訴爭商標的注冊可能造成相關消費者的混淆或誤認；（4）訴爭商標申請人具有以不正當手段搶先注冊在先使用人商標的意圖。
 
【判決觀察】
商標評審委員會認為，本案焦點問題可以歸結為：訴爭商標的注冊是否構成2001年《商標法》第三十一條所指“損害他人現(xiàn)有的在先商號權益及以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”之情形。

第三人的“大塘燒鵝”訴爭商標作為商標或商號持續(xù)使用并廣泛宣傳，具有一定的影響力。海吶公司作為同行業(yè)經營者理應知曉“大塘燒鵝”系李健強在先使用在燒烤熟肉、零售、快餐等商品或服務上并具有較高知名度的商號、商標，卻將與其完全相同的“大塘燒鵝”字樣在上述服務上作為商標申請注冊和使用，極易使相關公眾對訴爭商標所標識的商品/服務來源產生混淆和誤認，其行為違反了誠實信用原則，侵害了李健強對其商號、商標享有的在先權益。故裁定訴爭商標予以撤銷。
 
北京知識產權法院認為：
一、關于本案的法律適用問題（略）
二、關于商標評審委員會作出被訴裁定是否存在程序違法的情形（略）
三、關于2001年《商標法》第三十一條的法律適用

（一）訴爭商標的注冊是否侵害李健強的在先商號權
2001年《商標法》第三十一條規(guī)定的在先權利包括在先商號權，該在先商號權應為在與訴爭商標所指定的同一種或類似商品上具有一定知名度的商號，且訴爭商標的使用會導致相關公眾對訴爭商標提供者與該商號權人產生混淆誤認的后果。

本案中，李健強主張“大塘燒鵝”品牌自1981年由其父李啟培在廣州市海珠區(qū)赤崗大塘燒臘店始創(chuàng)，并主張其本人及其近親屬在訴爭商標申請日之前已創(chuàng)辦了多家“大塘燒鵝”直營店并持續(xù)經營，且以廣州市大塘食品有限公司和廣州市海珠區(qū)大塘燒鵝瀨粉店的名義發(fā)展了多家加盟店，授權其使用“大塘燒鵝”品牌。因此，李健強主張其對“大塘燒鵝”享有在先商號權。
法院認為，在商標無效宣告行政糾紛中，認定訴爭商標的注冊損害他人在先商號權的構成要件包括：

1、無效宣告請求人商號的登記、使用時間應早于訴爭商標的申請注冊時間。李健強主張的16家“大塘燒鵝”店鋪中，李健強名下的廣州市海珠區(qū)大塘燒鵝瀨粉店、李啟培名下的廣州市海珠區(qū)大塘燒鵝菜館、李建明名下的廣州市海珠區(qū)瑞寶大塘燒鵝瀨粉店成立日期均早于訴爭商標申請日，且持續(xù)營業(yè)至今。

此外，該16家店鋪中另有廣州市越秀區(qū)南國大塘燒鵝快餐店等四家店鋪的成立時間早于訴爭商標申請日，且該4家店鋪的經營者或為李健強近親屬，或其經營者與廣州市大塘食品有限公司或廣州市海珠區(qū)大塘燒鵝瀨粉店簽訂有加盟協(xié)議。故此可見，李健強及其近親屬開辦的企業(yè)，以及部分授權加盟商使用“大塘燒鵝”字號的時間早于訴爭商標申請日。

2、訴爭商標的文字與在先商號相同或者近似。企業(yè)名稱中包含字號是企業(yè)名稱的組成部分，字號亦可稱為商號，是企業(yè)名稱的顯著識別部分，是在企業(yè)名稱中區(qū)別不同民事主體的主要標志。前段所述七家企業(yè)的商號均可識別為“大塘燒鵝”。而訴爭商標為純文字商標“大塘燒鵝”，與上述七家企業(yè)及李健強主張的在先商號文字構成完全相同。

3、訴爭商標申請人知曉無效宣告請求人的在先商號。此處的知曉包括明知和應知，無效宣告請求人既可以通過證明雙方之間存有合同、業(yè)務往來、地緣等關系來論證訴爭商標注冊人明知，也可以通過證明其商號具有知名度和影響力來推定其應當知曉。認定在先商號在相關消費者中是否具有知名度，應從商號的登記時間、使用該商號從事經營活動的時間跨度、地域范圍、經營業(yè)績、廣告宣傳情況等方面予以審視。

本案中證據表明，商標申請人王安曾在其親屬黎壽賓開辦的“大塘燒鵝”店鋪中工作過，且該店地址與李健強主張的16家店鋪之一地址相近，故此，法院認為訴爭商標申請人王安曾在黎壽賓開辦的“大塘燒鵝”加盟店中工作過，對“大塘燒鵝”商號系屬明知。且李健強及其近親屬、加盟店在經營中實際使用的“大塘燒鵝”商號在訴爭商標申請日前已經具有了一定知名度，顯然為訴爭商標的申請人即王安所知曉。

4、訴爭商標的注冊可能造成相關消費者的混淆或誤認。混淆或誤認可能性的判定主要考慮在先商號的知名度、訴爭商標與在先商號的近似程度、訴爭商標核定使用的商品與無效宣告請求人所屬行業(yè)或者經營范圍的關聯(lián)程度等。

根據本案查明的事實，李健強及其近親屬、加盟店開設的使用“大塘燒鵝”商號的相關店鋪等大多從事中式快餐等服務，訴爭商標指定使用的飯店、餐廳等服務，與“大塘燒鵝”商號使用的快餐、零售、燒烤熟肉等商品或服務構成類似或具有較大關聯(lián)。原告與李健強同為廣州地區(qū)餐飲服務行業(yè)經營者，訴爭商標指定使用在飯店、餐廳等服務上，極易使相關公眾對訴爭商標所指定使用的商品或服務來源產生混淆或誤認。

故此，訴爭商標的申請注冊損害了李健強享有的在先商號權益，違反了2001年《商標法》第三十一條前半部分的規(guī)定。
 
（二）訴爭商標的注冊是否構成“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”情形

法院認為，2001年《商標法》第三十一條規(guī)定的“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”的構成要件包括：

1、在先商標已經使用并有一定影響。“已經使用”、“一定影響”等事實的判斷應當結合案情，并根據該商標使用的持續(xù)時間和地理范圍及廣告宣傳的時間、方式、程度、地理范圍等因素予以綜合考慮。考慮到2001年《商標法》第三十一條規(guī)定的立法意圖，同時兼顧2001年《商標法》中關于馳名商標相關規(guī)定等不同實體條文之間的銜接與衡平關系，該條文中的“一定影響”作為一個相對的概念，不宜對其作出過高的要求。

本案現(xiàn)有證據表明，李健強及其近親屬、加盟商開辦的多家企業(yè)或店鋪在燒鵝、燒鹵、中式快餐等商品和服務上在先使用了“大塘燒鵝”商標，且至少在廣東省廣州市的相關行業(yè)內已具有一定知名度，故而，“大塘燒鵝”應視為李健強在先使用在燒烤熟肉、零售、快餐等商品/服務上并具有一定影響的未注冊商標。

2、訴爭商標與在先商標相同或近似。本案中，訴爭商標的文字“大塘燒鵝”與李健強的在先未注冊商標“大塘燒鵝”的文字構成完全相同。

3、訴爭商標核定使用的商品與在先商標所使用的商品相同或類似，訴爭商標的注冊可能造成相關消費者的混淆或誤認。如前所述，混淆或誤認可能性的判定應綜合考慮在先商標的知名度、訴爭商標核定使用商品與無效宣告請求人所屬行業(yè)或者經營范圍的關聯(lián)程度等因素。

本案中，訴爭商標指定使用的餐廳、快餐館等服務與李健強的未注冊商標“大塘燒鵝”所使用的燒烤熟肉、零售、快餐等商品/服務在消費群體、功能、用途、渠道等方面具有較強的關聯(lián)性，構成同一種或類似服務，在訴爭商標與未注冊商標的文字完全相同的情況下，易使一般消費者認為兩者系同一生產者生產或生產者之間具有關聯(lián)關系，從而引發(fā)混淆、誤認。

4、訴爭商標申請人具有以不正當手段搶先注冊在先使用人商標的意圖。“不正當手段”即惡意，作為一種主觀心理狀態(tài)的惡意，存在于當事人的內心中，除非當事人明確承認，一般是不為外界所知的。但惡意的目的又是通過具體的、外在的行為和事實表現(xiàn)出來的，而行為和事實是一種客觀存在，是可以感知的。

由于客觀的行為和事實推斷主觀的目的，符合一般的認知規(guī)律。因此，一般情況下，通過訴爭商標申請人的客觀行為是可以判斷其主觀是否具有惡意的，本案中，訴爭商標申請人王安曾在其親屬黎壽賓開辦的“大塘燒鵝”加盟店中工作過，對“大塘燒鵝”商號系屬明知，故其理應知曉李健強在燒烤熟肉、零售、快餐等商品/服務上在先使用“大塘燒鵝”商標的事實，由此可推知王安具有以不正當手段搶先注冊的主觀意圖。

故此，訴爭商標的注冊構成2001年《商標法》第三十一條規(guī)定的“以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”情形。
故法院判決駁回原告廣州海吶百村飲食管理服務有限公司的訴訟請求。